Скопировать ссылку
Зачастую в договоре франчайзинга наряду с правами на товарный знак (торговую марку) передаются права на ноу-хау. Но законодательство устанавливает для ноу-хау совсем иные правила использования и передачи, чем для товарного знака. Если их не учитывать, одна из сторон (или обе стороны) договора франчайзинга могут приобрести существенные неприятности.
Рассмотрим в этой статье важные моменты, на которые следует обратить внимание франчайзеру и франчайзи, если по договору франчайзинга передаются права на ноу-хау.
Франчайзер: оформить и сохранить
Франчайзеру, прежде чем передать ноу-хау франчайзи, нужно обратить внимание на следующие моменты:
1. Оформление ноу-хау
Первое, на что следует обратить внимание франчайзеру, — а есть ли у него ноу-хау в принципе? Ноу-хау — это особый объект, права на который действуют только в случае, если его обладатель установил специальный режим конфиденциальности — режим коммерческой тайны, и действует только пока данный режим сохраняется.
Поэтому при передаче ноу-хау в первую очередь важно оценить, установил ли я такой режим должным образом и поддерживаю ли его? В судебной практике нередки случаи, когда суд не признает по той или иной причине за стороной права на ноу-хау: в связи с отсутствием локальных актов о введении соответствующего режима конфиденциальности (постановление суда по интеллектуальным правам от 17 апреля 2019 года № С01-125/2019 по делу № А40-222377/2017), отсутствие грифов «Коммерческая тайна» на документах, содержащих ноу-хау (постановление суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2018 года № С01-808/2018 по делу № А56- 53278/2017).
Поэтому, если франчайзером допущены нарушения при оформлении ноу-хау, при незаконном использовании франчайзи (например, после расторжения договора) или третьими лицами ноу-хау нарушителя нельзя будет привлечь к ответственности — суд просто не признает за франчайзером наличие таких прав.
2. Минимизация рисков нарушения режима коммерческой тайны со стороны франчайзи
В силу того, что права на ноу-хау действуют до его разглашения, франчайзер как обладатель этих прав заинтересован в том, чтобы франчайзи после передачи ему ноу-хау поддерживал режим конфиденциальности в отношении данной информации.
На практике стороны решают этот вопрос по-разному: установлением в договоре штрафных санкций за разглашение, контролем франчайзера за поддержанием франчайзи режима коммерческой тайны… Подходящий вариант следует выбирать исходя из удаленности франчайзи, характера взаимоотношений сторон, особенностей самого ноу-хау и бизнеса франчайзера и франчайзи, но желательно не пренебрегать ни одним из этих способов, так как установление штрафных санкций зачастую не удерживает контрагента от нарушений условий договора. Поэтому рекомендуем предусмотреть в договоре возможность контроля франчайзера за поддержанием режима коммерческой тайны.
Франчайзи: не купить «кота в мешке»
Для франчайзи основной трудностью при приобретении прав на ноу-хау является то, что в отличие от других объектов (товарного знака, авторских прав и так далее) ноу-хау для него по сути будет «котом в мешке», ведь сущность этих сведений он узнает только после заключения договора.
На практике встречаются ситуации, когда по договору франчайзинга передаются как ноу-хау сведения (методы ведения бизнеса и так далее), не имеющие коммерческой ценности либо и так известные в соответствующем сегменте бизнеса. Чаще всего это имеет место при продаже так называемых франшиз-однодневок — франшиз компаний, не так давно начавших свою деятельность. Но и франшизы компаний, функционирующие несколько лет, тоже могут иметь столь значительный недостаток.
При этом защитить свои права в суде франчайзи бывает крайне сложно, так как при рассмотрении подобных споров суды оценивают в первую очередь факт соблюдения конфиденциальности сведений, а не их коммерческую значимость: «Поскольку доказательств о том, что лицензиар не является обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого законом секрета производства, а также что он утратил конфиденциальность сведений, составляющих его исключительное право на принадлежащий ему секрет производства, не представлено, довод о том, что переданное ноу-хау не имеет коммерческой ценности, является необоснованным, а следовательно, не может быть принят во внимание» (постановление суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2020 года № С01-530/2020 по делу № А28- 15995/2018, постановление суда по интеллектуальным правам от 31 января 2019 года № С01-1115/2018 по делу № А65-11063/2018).
Кроме того, нередки случаи, когда по договору франчайзинга передается лишь часть ноу-хау. Франчайзер таким образом пытается обезопасить себя от недобросовестности франчайзи, но эффективность бизнес-модели для покупателя франшизы снижается.
Поэтому при покупке франшизы франчайзи стоит ориентироваться не на уверения контрагента в уникальности его разработок, защищенных в режиме коммерческой тайны, а на успешность бизнеса франчайзера и (самое главное) других франчайзи.
Кроме того, в свете необходимости поддержания режима конфиденциальности ноу-хау, в том числе и для успешности бизнеса франчайзи, при покупке франшизы франчайзи нужно оценить свои возможности по поддержанию такого режима, предусмотреть затраты временных и финансовых ресурсов в том числе и на этот аспект бизнеса.
Передача ноу-хау по договору франчайзинга — это всегда риск для каждой из сторон. Но и отказаться от такой передачи зачастую нельзя, так как ведение бизнеса франчайзи без наработок, защищенных в режиме коммерческой тайны, невозможно.
Поэтому передавать и покупать ноу-хау сторонам нужно с особой внимательностью, при необходимости прибегая к помощи профессионалов, дабы избежать многолетних судебных тяжб и финансовых потерь.
