Нужно ли регистрировать товарный знак за рубежом при экспорте: 3 варианта получить свидетельство за границей

Юрий Горбачёв

Управляющий партнер компании Lireate

Нужно ли регистрировать товарный знак в других странах

Правовая охрана товарного знака действует на территории того государства, где он зарегистрирован. Если вы прошли регистрацию в России, но собираетесь экспортировать продукцию, то обозначение нужно внести в национальный реестр иностранного государства.

Получить монополию на торговое обозначение во всем мире невозможно. В нужных государствах — можно.

Для этого нужно подать заявку:

• в национальное патентное ведомство страны;
• в Роспатент по Мадридской системе;
• в союзное патентное ведомство.

Все варианты предполагают прохождение полноценной процедуры: от предварительной проверки бренда до получения свидетельства. Желательно начать регистрацию до экспорта товара, потому что это длительный процесс.

Если вы начнете экспортировать товары и одновременно заниматься регистрацией, то до получения положительного решения ваша торговая марка будет в опасности. К тому же гарантии, что обозначение зарегистрируют, нет. Если схожий или аналогичный ТЗ уже зарегистрирован в стране, то продавая товары, вы неумышленно нарушаете права владельцев обозначений. За этим последует ответственность.

Получится, что вы ввезли на территорию другой страны контрафакт. Чаще всего в этом случае весь товар изымают и уничтожают. Это огромные убытки. Помимо этого, существуют штрафы и компенсации, которые придется выплачивать.

Регистрация товарного знака в некоторых странах — дорогое удовольствие. «А вдруг торговля не пойдет» — думают предприниматели. Эти размышления можно понять, но нарушение обходится гораздо дороже регистрации. Если не хотите пока регистрировать, хотя бы проверьте и убедитесь, что не будете нарушать чужие права. Дождаться результатов проверки перед выходом на рынок нужно обязательно.

Проверка проводится по национальному реестру и международной базе товарных знаков. Стоит помнить, что результаты проверки актуальны недолго. Уже на следующий день кто-то может подать аналогичный товарный знак на регистрацию и пройти в установленный срок, став законным правообладателем обозначения.

Когда решите регистрировать товарный знак за рубежом, предстоит сделать выбор в пользу одной из процедур. К этому шагу нужно подойти ответственно, изучив особенности каждого варианта.

Национальная процедура регистрации товарных знаков

Если товарный знак нужно зарегистрировать только в одной стране, оптимальным вариантом будет национальная процедура. То есть вы подаете заявку напрямую в ведомство выбранного государства.

Например, в Национальный центр ИС Республики Беларусь.

После получения свидетельства товарный знак на территории выбранной страны будет под правовой охраной, а в других государствах — по-прежнему нет.

При подаче заявки по национальной системе необходимо, чтобы в процессе участвовали патентные поверенные страны, где проходит регистрация. В каждом государстве свои правила, язык, величина пошлины, нормы. Поэтому предусмотрено обязательное участие патентных поверенных выбранного государства.

Некоторые этапы регистрации аналогичны российской процедуре:

1. Товарный знак самостоятельно или с участием патентного поверенного проверяется по национальным и международным базам, чтобы убедиться в отсутствии схожих или тождественных обозначений. Изучаются требования конкретной страны к обозначению.
2. Сбор документов осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным патентным ведомством иностранного государства. После этого подается заявка и оплачиваются пошлины. В процессе могут приходить запросы от ведомства, на которые придется ответить.
3. Патентное ведомство проверяет документы и само обозначение и выносит решение о регистрации или отказе.

В каждой стране есть свои нюансы. Стоит изучить их перед подачей документов, чтобы не сделать ошибок.

Например, в США для успешной регистрации вы должны представить доказательства, что используете обозначение в предпринимательской деятельности. В Швеции и Канаде нельзя зарегистрировать ТЗ с использованием фамилии, в России — можно.

Сроки процедуры и размеры госпошлин в каждой стране разные.

Например, в США получить товарный знак вполне реально за 4–6 месяцев, в Китае процедура обычно длится чуть дольше — около 1 года, а в Канаде — до 1,5 лет, в Индии — до 2 лет. Это средние значения. Каждый случай индивидуален.

Мадридская система регистрации товарных знаков

Мадридскую систему лучше выбирать, когда нужно получить защиту сразу в нескольких странах. Количество стран можно определить самостоятельно, но только в рамках перечня, в котором на данный момент около 120 стран.

При подаче заявки по Мадридской системе участие иностранных патентных поверенных — необязательное условие. Вы сэкономите на оплате их услуг, исключите уплату пошлин в каждом государстве, а заявку можно подать на английском языке.

Решение принимает Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. На сайте этой организации можно узнать размер пошлин, которые нужно уплатить.

Мадридская система удобна тем, что уменьшает количество действий, необходимых для получения свидетельства на товарный знак, в отличие от национальной системы. Легче подать одну заявку в несколько стран, чем проходить процедуру в патентном ведомстве каждого государства. Еще на практике это бывает дешевле.

Процесс выглядит так:

1. Заявка на регистрацию в России подается в Роспатент, одновременно или после этого туда же направляется международная заявка.
2. Роспатент проверяет документы и пересылает международную заявку в бюро ВОИС.
3. Там ее проверяют и направляют в национальные патентные ведомства стран, указанных в заявке.
4. Они вновь проводят проверки в соответствии с законодательством и принимают решение о регистрации или отказе.
5. При положительном исходе заявитель получает свидетельство на товарный знак от каждой страны.

Регистрация по Мадридской системе проходит в течение 1–1,5 лет. Срок зависит от выбранных государств. Если после получения свидетельств по Мадридской системе вы захотите зарегистрировать товарный знак еще в других странах, вы можете это сделать в таком же порядке.

Лучше начинать проводить регистрацию по Мадридской системе не одновременно с процедурой получения свидетельства в России, а после ее завершения. Если в патентном ведомстве РФ откажут, автоматически становится невозможным зарегистрировать обозначение по Мадридской системе. Проблема для заявителя в том, что пошлины не возвращаются.

Союзные патентные ведомства

Этот вариант выбирают, когда зарегистрировать обозначение нужно в нескольких странах какого-либо союза. Соответственно, заявки подаются в патентные ведомства союзов, в которые входят эти государства:

• африканские страны — OAPI, ARIPO;
• страны Бенилюкса — BOIP;
• страны EЭС — EIPO;
• и другие.

Найти нужное патентное ведомство можно на сайте Роспатента.

При положительном исходе заявитель получит исключительное право на товарный знак на территории всех государств, состоящих в союзе и подписавших международные соглашения. Процедура практически не отличается от стандартной.

На практике экспортеры не всегда понимают, как важно вовремя зарегистрировать товарный знак в иностранном государстве. Отсюда споры с зарубежными компаниями, штрафы и неудачный опыт выхода на рынки других стран.